Een uitputtende octrooistrategie

Stel u verkoopt uw product in België voor een relatief lage prijs, bijvoorbeeld omdat u daar geen octrooibescherming geniet. Daarna wordt dit product geïmporteerd in Amerika waar u wel octrooi heeft en aangeboden voor een prijs onder het normale prijsniveau dat u hanteert. Om in Amerika een prijzenoorlog te voorkomen wilt u op basis van uw octrooi optreden tegen deze import en gaat naar uw advocaat toe. Blijkt dat dit niet kan omdat uw octrooirecht in Amerika al is ‘uitgeput’. Klinkt vreemd, maar dit is al jaren de praktijk in Europa.

Uitputtingsleer

Een octrooirecht geeft u de mogelijkheid om de verkoop van middels een octrooi beschermd product door een ander te verbieden. Dit biedt in principe de mogelijkheid voor een octrooihouder om voor elke verkoop van het product een vergoeding af te dwingen, dus ook voor elke doorverkoop. Funest voor de tweedehandsmarkt en ook niet echt de bedoeling van de wet. In de wet is daarom opgenomen dat het octrooirecht niet oneindig ingezet kan worden, maar ‘uitgeput’ raakt na de eerste verkoop. Voorwaarde voor de uitputting is wel dat het product door de octrooihouder zelf of met diens toestemming op de markt is gebracht.

Lexmark

Lexmark is een bekende Amerikaanse producent van inkjet printers en bijbehorende inkjet cartridges. Het is algemeen bekend dat de meeste fabrikanten de printers voor bijna niks weggeven en verdienen op de cartridges. Vandaar de florerende markt voor het navullen en hergebruiken van originele cartridges. In de strijd tegen deze praktijken bedacht Lexmark de volgende aanbieding:  betaal een lagere prijs voor een volle cartridge onder voorwaarde dat je de lege cartridge weer bij Lexmark inlevert. Een lastige afspraak met consumenten, omdat de vraag rijst hoe je dit controleert. Het wekt dan ook geen verbazing dat andere partijen toch lege Lexmark cartridges in handen kregen, vaak buiten de US, navulden en weer in het verkeer brachten door deze te importeren in Amerika.

Lexmark ging hierop naar de rechter op basis van haar octrooirecht. Daar kreeg ze tegengeworpen dat het octrooirecht uitgeput zou zijn omdat de cartridges met toestemming van Lexmark op de markt waren gebracht. Lexmark antwoorde hierop dat uitputting alleen van toepassing was als de cartridges met toestemming van Lexmark op de Amerikaanse markt waren gebracht. Vanwege de import was dit niet het geval.

De rechtbank gaf Lexmark gelijk. In hoger beroep kreeg Lexmark ook gelijk en toen was het de beurt aan de Supreme Court van Amerika, het equivalent van onze Hoge Raad. U voelt hem al aankomen, die was het daar niet mee eens en bepaalde dat als een product eenmaal verkocht is door of met toestemming van de octrooihouder waar ook ter wereld, het doel van het octrooirecht om een beloning te krijgen voor het gebruik van de uitvinding was behaald en dus dat het recht niet meer ingezet kon worden. Met andere woorden, het recht in Amerika is uitgeput na eerste verkoop, ook een eerste verkoop buiten Amerika waar mogelijk geen octrooirecht is gevestigd en waar de producten wellicht met veel korting op de markt zijn gebracht.

Europa

De uitspraak van de Supreme Court zorgde voor een schok in Amerika, maar in Europa kennen we al jaren een vergelijkbare regel. Niet alleen in het octrooirecht, maar ook in het merkenrecht en auteursrecht. In Europa is de markt waar de uitputtingsleer op van toepassing is alleen beperkt tot de Europese Economische Ruimte (EER), zijnde de EU aangevuld met Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Ook hier geldt dat als u zelf producten verkoopt, of iemand anders toestemming hiervoor hebt gegeven in een land behorend tot de EER, waar u dus mogelijk geen octrooirecht heeft, u later niet op kan treden tegen de doorverkoop in een land behorend tot de EER waar wel een octrooirecht is gevestigd.

Verandering van strategie?

Of u veel last heeft van de uitputtingsleer is nog maar de vraag. Printerfabrikanten die moeten leven van de verkoop van originele cartridges vinden dit uiteraard een groot probleem, maar heeft u een verbruiksartikel dat niet doorverkocht kan worden of is de tweedehandsmarkt niet groot om wat voor reden dan ook, dan zal u het u waarschijnlijk niet veel problemen opleveren.

De belangrijkste les uit de Lexmark zaak is waarschijnlijk dat u voorzichtig moet zijn met extreme wereldwijde prijsverschillen. Als u in bepaalde landen een veel lager prijsniveau hanteert kan het wellicht aantrekkelijk zijn voor derden om uw producten op te kopen in die landen en te importeren in landen met een hoog prijsniveau. Deze partijen kunnen dan onder uw prijs gaan zitten en toch nog winst maken. U merkt dit niet in de totale wereldwijde verkoopaantallen, maar wel door een daling in uw wereldwijde omzet. En u kunt er dus misschien niks tegen doen op basis van uw octrooirecht.

Andere manieren om doorverkoop van eigen producten te minimaliseren zijn:

-          Goede contractuele afspraken maken met partijen, met name over doorverkoop, prijsafspraken en parallelimport voor zover dat natuurlijk is toegestaan. Een voorbeeld van een dergelijk afspraak is het uitlenen van een machine in plaats van verkopen. De licentienemer heeft dan alleen het recht op gebruik, maar kan het apparaat niet zonder toestemming doorverkopen.

-          Waar mogelijk octrooibescherming nastreven voor een werkwijze of gebruik van uw product. Als Lexmark bijvoorbeeld wel octrooibescherming had kunnen inroepen voor het navullen van haar cartridges, was de uitputtingsleer niet meer opgegaan, omdat voor deze werkwijze helemaal geen toestemming was verleend.

Marc van der Velden – Nederlands en Europees octrooigemachtigde

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.