Memory Challenge…verwording tot soortnaam of niet?

Merken. Je komt ze overal tegen; op auto’s, kantoorpanden, in de winkel…maar wat is nu eigenlijk een merk? Volgens de wet is een merk ”ieder teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten”. Dit kan bijvoorbeeld een woord, een logo of een combinatie daarvan zijn, maar ook vormen kunnen als merk worden geregistreerd. Merken zorgen voor erkenning en herkenning van een product of dienst, en geven een product of dienst dus een meerwaarde: de consument ziet het merk als een garantie voor een bepaalde kwaliteit, gevoel, image, etc.

Populariteit en goodwill

Merkhouders investeren veel in hun merken, door marketing en merchandising. Maar soms is een merk opeens onverwacht populair, en dat kan dan veroorzaken dat het merk niet meer “als merk” wordt gebruikt maar als aanduiding voor een product of dienst; in dat geval kunnen merken tot soortnaam verworden. En in zo’n geval is het merk opeens, ondanks alle investeringen, niet veel meer waard en gaat de goodwill in zo’n merk snel verloren. Een nachtmerrie voor de merkhouder dus en vaak voer voor ingewikkelde juridische procedures. Bekende voorbeelden hiervan zijn “aspirine, “chocomel”, “luxaflex” en “linoleum”. De merkhouder moet voorkomen dat zijn merk tot soortnaam verwordt, en zal niet alleen moeten investeren in zijn merk maar ook “zijn straatje schoon moeten houden”. Ook recent, was het al dan niet verworden tot soortnaam onderdeel van een procedure bij het Hof in Amsterdam; het ging hier over het merk MEMORY.

Ravensburger versus Jaludo

Wat was er aan de hand. Ravensburger is merkhouder van het Benelux woordmerk MEMORY en haar tegenpartij in deze, Jaludo, heeft online spellen beschikbaar waarvoor een woordcombinatie met het woord memory werd gebruikt. Ravensburger heeft Jaludo aangesproken op grond van merkinbreuk, net zoals zij in het verleden al diverse andere partijen heeft aangesproken. Uiteraard vond Jaludo dat geen sprake was van merkinbreuk; zijn meende dat sprake was louter beschrijvend gebruik van het woord “memory”. Ravensburger bracht daartegenin dat Jaludo het woord “memory” vaak gebruikte met een hoofletter M en dat zij dat bovendien deed ter onderscheiding van haar digitale spellen, en wel zodanig dat dat gebruik door het relevante publiek als herkomstaanduiding kon worden opgevat.

Het Hof vond niet alleen dat het merk MEMORY onderscheidend is en (dus) een rechtsgeldig merk, maar gaf ook aan dat het bij het spelen van een spel wel aankomt op het gebruik van het geheugen, maar dat het woord “memory” nog niet beschrijvend maakt. De onderscheidende kracht van het woordmerk is enorm toegenomen door het gebruik van het woordmerk door Ravensburger in de Benelux. Door het actieve optreden van Ravensburger tegen derden die het woord “memory” gebruiken, is het woordmerk niet tot soortnaam verworden. Sterker nog, het Hof vond gebruik van “Dit is een leuke Memory-variant” en “deze keer moet je setjes van twee dezelfde plaatjes vinden, net als in Memory” eveneens een inbreuk op het merk MEMORY. Slotsom: Jaludo moet het gebruik van het woord “memory” staken bij al haar digitale spellen. Geen nachtmerrie voor deze merkhouder dus, maar wederom “een schoon straatje”.

Merkbescherming

Niet alleen het consequent optreden tegen derde partijen die het merk gebruiken is belangrijk, maar ook kan het introduceren van een aparte “soortnaam” die bij het merk gebruikt kan worden, kan mede voorkomen dat een merk verwordt tot soortnaam (bijvoorbeeld “tablet” voor de iPad van Apple). Ook het consequent gebruik van de ® bij het merkteken, of het in een bepaald lettertype opnemen van het merk in teksten kan daarbij behulpzaam zijn.

Bent u merkhouder, maar bent u wel eens bang dat uw merk tot soortnaam zou (kunnen) verworden? Wij geven u graag praktisch advies over wat u moet doen, of juist niet, om deze nachtmerrie buiten de deur te houden.

Hilde Pors, Advocaat IE

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.