Namaakgoederen aangepakt

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Globe Magazine Juli 2016 / Nr. 411


Sinds maart dit jaar is het aanzienlijk eenvoudiger voor merkhouders om tegen namaakartikelen op de Europese markt op te treden. De omgekeerde bewijslast is eindelijk verdwenen.

Anti-piraterij Verorderning en Uniemerkenverordering

In twee eerdere artikelen[1] in Fenedexpress en Globe Magazine zijn wij ingegaan op de positie van de merkhouder bij de internationale handel in namaakgoederen. De Europese Anti-Piraterij Verordening[2] geeft de douaneautoriteiten handvatten om op te treden. Bij de meest recente aanpassing van de Anti-Piraterij Verordening in 2014 werd het probleem rondom namaakgoederen in transit niet opgelost. Het bleef vrijwel onmogelijk voor de douane om transitogoederen tegen te houden. 'Slimme' handelaren in namaakgoederen hielden goederen daarom zo lang mogelijk onder de douaneregeling douanevervoer of een andere schorsingsregeling geplaatst. De aangifte voor het vrije verkeer werd uitgesteld tot op het moment van aflevering. Of er werd schimmig gedaan over de eindbestemming. Met de recente wijziging van de Uniemerkenverordening is de situatie radicaal verbeterd ten gunste van de merkhouder. De oplossing is uiteindelijk uit de hoek van het intellectueel eigendomsrecht zelf gekomen.

De Anti-Piraterij Verordening (APV) – tot nu 

De APV van 2003 kende géén bepaling die het mogelijk maakte namaakgoederen in transit tegen te houden. Eerdere versies van de Verordening gaven daar nog wel enige ruimte voor en dit werd ook bekrachtigd in in 2003, wees het Europese Hof van Justitie in 2011 het bekende Philips/Nokia-arrest[3]. Daarin werd bevestigd dat goederen in transit geen inbreuk maken. Deze goederen konden enkel worden tegengehouden, zo besliste het Hof van Justitie, als er aanwijzingen waren dat de goederen inbreuk zouden (gaan) maken, een zogenoemd gefundeerd Deze diende bijvoorbeeld aan te tonen dat de goederen (reeds) in Europa op de markt werden aangeboden. Merkhouders stonden in de praktijk regelmatig voor een onmogelijke opgaaf. Want hoe toon je aan dat goederen voor de Europese markt bestemd zijn als daarvoor geen aanwijzingen zijn te vinden op de producten zelf, hun verpakking of in de handelsdocumentatie? Het aantal  douanebeslagen met betrekking tot transitgoederen is sinds het Philips/Nokia- arrest dan ook sterk afgenomen. Sinds 2012 is dat aantal met maar liefst 66% afgenomen[4]. De wijziging van de APV in 2014 bracht op het punt van de aanpak van namaakgoederen in transit ook geen verbetering[5]. Volgens velen een gemiste kans.

Wijzigingen in het merkenrecht

Op 23 maart 2016 is Verordening (EU) 2015/2424 in werking getreden tot wijziging van (onder meer) Verordening (EG) 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Het Gemeenschapsmerk wordt vanaf nu Uniemerk of merk van de Europese Unie genoemd. In de Uniemerkenverordening zijn de mogelijkheden voor de houder van een Europees merk om tegen namaak op te treden aanzienlijk Uniemerk optreden tegen derden “[…] wanneer die in het economisch verkeer waren binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden”[6]. Kortom, niet-communautaire goederen[7] die het grondgebied van de EU worden binnen gebracht en onder de douaneregeling transit worden geplaatst, kunnen nu wel worden tegengehouden, zonder dat de merkhouder de bestemming voor het Europese vrije verkeer aannemelijk hoeft te maken.

''Optreden tegen namaakgoederen is voortaan eenvoudiger.''

De nieuwe Merkenrichtlijn kent overigens eenzelfde bepaling maar dient nog in de nationale wetgeving van de lidstaten te worden geïmplementeerd[8]. De houder van een Benelux- of nationaal merk moet dus nog even wachten óf vraagt als hij verstandig is zo spoedig mogelijk een Uniemerk aan. Alleen als de aangever of de houder van de namaakgoederen in transit kan aantonen dat de eindbestemming van de producten in kwestie een derde land is waar de merkhouder zijn rechten niet kan inroepen (omdat hij daar geen bescherming geniet), vervalt het recht van de merkhouder de goederen in transit tegen de lid 4 van de Uniemerkenverordening namelijk: ''Het recht van de houder van een Uniemerk op grond van de eerste alinea vervalt indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of er inbreuk op het Uniemerk is gemaakt, die is ingeleid overeen-komstig Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad (**) inzake de handhaving van intellectueleeigendomsrechten door de douane, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het Uniemerk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van waren in het land van eindbestemming te verbieden.''

Laat de aangever of houder van de goederen niet (tijdig) van zich horen of is er onduidelijkheid over de eindbestemming, dán is de actie van de merkhouder dus succesvol. Kortom, de bewijslast is omgedraaid ten opzichte van de oude situatie en wij denken dat dit terecht is. Het is voor de houder van de goederen immers makkelijker om aan te tonen dat de goederen bestemd zijn voor een bepaald land buiten de EU (waar de merkhouder mogelijk geen bescherming geniet), dan dat het voor de merkhouder voorheen was om aan te tonen dat de transitogoederen wel voor de Europese markt bestemd waren. 

Douanebeleid

In het licht van deze wetswijzigingen, die deels al van toepassing zijn, dient de douane naar onze mening haar beleid ten opzichte van goederen in transit zo spoedig mogelijk aan te passen. Heeft een merkhouder bij de douane een verzoek tot optreden ingediend op grond van APV dan dient de douane vanaf nu óók douanebeslag op (verdachte) goederen in transit te leggen én de merkhouder daarmee in staat te stellen daadwerkelijk op te treden tegen namaak als bedoeld in de Uniemerkenverordening en (straks) de Merkenrichtlijn.

Vraag is of en wanneer de douane haar beleid aanpast. Het is verder ook van belang om te realiseren dat deze mogelijkheid om op te treden bij goederen in transit nu alleen openstaat voor houders van een merkrecht. De houder van een ander intellectueel eigendomsrecht, zoals een octrooi- of auteursrecht, zal het vooralsnog moeten doen met de regels uit het Philips/Nokia-arrest en zal dus het bewijs van bestemming voor de Europese markt hard moeten maken. Dat is jammer. Het is voor deze rechthebbenden wachten op een volgende aanpassing van de APV of op een vergelijkbare aanpassing van de verordening of richtlijn die over dat specifieke intellectueel eigendomsrecht gaat, naar voorbeeld van de zich naar onze mening voor die laatste optie. De overige intellectuele eigendomsrechten zijn daarvoor op Europees niveau namelijk te weinig geharmoniseerd.

  • [1] Fenedexpress, nr. 374/ feb 2013 “Anti-Piraterij Verordening; Europa’s antwoord op de internationale handel in namaak” en Globe, Verbeterd recent tegen namaak”
  • [2] Verordening 608/2013
  • [3] HvJEU 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09, ECLI:EU:C:2011:796.
  • [4] Report on EU customs enforcement of intellectual property rights – results at the EU border 2014, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
  • [5] Verwezen wordt naar het tweede artikel van deze auteurs in dit blad, juni 2014, nr. 388, p. 22 e.v.
  • [6] Art. 9 lid 4 Uniemerkenverordening
  • [7] Sinds het nieuwe Douanewetboek van de Unie van toepassing is, moet over ‘Uniegoederen’ en ‘niet-Uniegoederen’ gesproken worden om het onderscheid aan te geven tussen goederen die wel respectievelijk niet in het vrije verkeer zijn gebracht.
  • [8] Daartoe hebben de lidstaten tot 15 januari 2019 de tijd.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.