Nieuwe grenzen aan normaal gebruik van een (whisky) merk

Nieuwe grenzen aan normaal gebruik van een (whisky) merk

Een merk dat tenminste gedurende een periode van vijf jaar niet-normaal is gebruikt kan op vordering van iedere belanghebbende vervallen worden verklaard. Een zeer feitelijke procedure die vooral draait om de beoordeling en het overleggen van goede bewijzen. Brochures, facturen en voorraadregistraties, dikke stapels met documenten die aan de rechter worden voorgelegd en waar de belanghebbende nauwgezet doorheen moet. Waar ligt de grens: bij verkoop van 5, 50 of 500 flessen whisky? De Rechtbank Rotterdam heeft in een door ons gevoerde procedure nieuwe grenzen gegeven aan normaal gebruik van een merk.

Voor degene voor wie bovenstaande zinnen abracadabra zijn een spoedcursusje IE-recht: in het merkenrecht bestaat er zoiets als het normaal gebruik van een merk. Het merkenregister houdt namelijk geen eigen schoonmaak van geregistreerde merken die niet worden gebruikt. Daarom heeft de wet voorzien in de mogelijk dat derden/belanghebbenden een merk dat gedurende 5 jaar niet-normaal is gebruikt een vervallen verklaring kunnen vorderen (via de rechter). Bijvoorbeeld omdat die derde dat merk graag zelf wil gaan gebruiken.

Namens onze cliënt zijn we erin geslaagd de bewijzen van normaal gebruik te betwisten. Daarin is de rechtbank ons gevolgd. De rechter vindt dat niet als normaal gebruik wordt aangemerkt:

  • Levering van flessen met het merk binnen de eigen onderneming (intercompany) buiten Europa (het gebruik als ‘export merk’ gaat intercompany dus niet op);
  • Onsuccesvolle onderhandelingen over de levering van whisky flessen met het merk aan Savoy Hotels (terwijl de jurisprudentie bepaalde ‘voorbereidingshandelingen wèl als normaal gebruik erkent);
  • Voorbereidingshandelingen om vodka onder dit merk op de markt te brengen een half jaar voor het instellen van deze vordering.

Met dit vonnis hebben we nieuwe aanknopingspunten in handen voor het beoordelen van (niet-)normaal gebruik van een merk.

Meer weten over (niet-)normaal gebruik of andere merk-gerelateerde vragen?  Neem contact op met Thera Adam.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.