Tekst op kleding: voorzichtigheid geboden!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Texpress van januari 2017


Gebruik van tekst op kleding is erg ‘hip’ en komt tegenwoordig ook steeds vaker voor in collecties van modebedrijven. Denk aan felle designs op T-shirts, truien en sweaters met verschillende tekstopdrukken. De creativiteit van ontwerpers is vaak oneindig, maar wat als de tekst inbreuk maakt op het merk van een ander? Wat zijn de gevolgen? Een niet geheel onbelangrijke vraag, nu modecollecties regelmatig tot rechtszaken leiden.

Merkinbreuk

Tekst op kleding komt in verschillende varianten voor. Vaak wordt een tekst gecombineerd met een afbeelding, maar dat hoeft uiteraard niet. De mogelijkheid bestaat dat de specifieke tekst op het kledingstuk als merk is geregistreerd. Leidt dit dan automatisch tot merkinbreuk? Hoe vrij ben je als ontwerper om tekst die (toevallig) door een ander als merk is geregistreerd (in een al dan niet gewijzigde of gecombineerde vorm) te gebruiken op je ontwerp? Voorop staat dat, indien een woord als merk is geregistreerd, deze registratie (het merkrecht) de houder ervan het exclusieve recht geeft om dit woord te gebruiken. Indien een ander zonder zijn toestemming gebruik maakt van een merk dat identiek of overeenstemmend aan dit merk is, dan kan de merkhouder dit gebruik verbieden. Dit is het exclusieve recht van de merkhouder. Het merkrecht is natuurlijk niet onbegrensd. Zo moet het gebruik wel in commercieel verband plaatsvinden, er moet sprake zijn van identieke of overeenstemmende producten of diensten en het gebruik moet bij de consument tot verwarring leiden. Nu zal het bij gebruik van tekst op kleding vaak gaan om algemeen gangbare woorden (“chique”, “cool”, “beauty”, “madame”, etc.) of woorden die in combinatie met andere woorden/afbeeldingen of soms als hele zinnen gebruikt worden. Kan dan nog steeds sprake zijn van merkinbreuk? Helaas is deze vraag niet met een ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Ik zal dit hieronder, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, toelichten.

Voorbeelden uit de praktijk

Om maar met de meest recente rechtszaak te beginnen: eind vorig jaar (oktober 2016) heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat H&M inbreuk maakt op het merkrecht van het modebedrijf Jeans Center. Jeans Center heeft het woord CHIEF al in 1993 als merk geregistreerd in de Benelux en brengt onder dit merk o.a. sweaters op de markt waarop CHIEF op de voorkant wordt afgebeeld. In 2014 heeft H&M ook sweaters verkocht met daarop het woord CHIEF als opdruk en een afbeelding van een indianenhoofd met verentooi en het getal 17. De sweater van H&M ziet er als volgt uit:

.

Nadat zij door Jeans Center werd aangesproken, heeft H&M aangevoerd dat zij geen inbreuk maakt op het merkrecht van Jeans Center, omdat zij niet slechts het woord CHIEF op de sweater heeft gebruikt maar CHIEF 17 met een prominente afbeelding van een indianenhoofd. Toch was sprake van inbreuk. Het woord CHIEF neemt op de sweater een dominante plek in en staat bovenaan de afbeelding. Hierdoor zal de consument het woord CHIEF als merk opvatten. Opvallend is wel dat in deze zaak verder niet besproken is of het gebruik van dit woord door H&M wel als merkgebruik gekwalificeerd kan worden of bijvoorbeeld puur beschrijvend is voor de afbeelding van het indianen(opper)hoofd. In het laatste geval zou namelijk gezegd kunnen worden dat de consument het gebruik van het teken CHIEF niet als merk opvat, waardoor ook geen sprake zal zijn van verwarring. Jammer dat hier niet over wordt gesproken in de uitspraak, want dit had mogelijk tot een andere conclusie kunnen leiden. Het ging eerder ook al mis voor H&M. Het bekende modebedrijf G-Star heeft het woord RAW als merk geregistreerd en heeft H&M (en overigens nog vele andere retailers die op een of ander wijze van dit merk gebruik hebben gemaakt op kleding) eerder op inbreuk aangesproken. H&M heeft T-shirts en hoodies (vest met capuchon) op de markt gebracht met daarop de tekst RAW BEAT EXPERIENCE in combinatie met een afbeelding van een gettoblaster. Deze kledingstukken zien er als volgt uit:

.

.

Ondanks het feit dat H&M hier het woord RAW in combinatie met vele andere afbeeldingen en woorden gebruikt, is geoordeeld (ook in hoger beroep) dat H&M inbreuk maakt op het merkrecht van G-Star door het gebruik van het woord RAW in de vorm zoals hierboven afgebeeld. De conclusie was dat de consument, mede vanwege de bekendheid van het merk RAW, bij het zien van dit merk in combinatie met kleding direct aan G-Star moet denken. Hierdoor kan de consument in verwarring komen en is sprake van merkinbreuk. Een ander voorbeeld is het gebruik van het merk SHRUNK op truien. Het modebedrijf Scotch & Soda heeft het merk SCOTCH SHRUNK als merk geregistreerd en spreekt een ander modebedrijf (My Brand) aan op inbreuk vanwege het op de markt brengen van een trui met daarop de tekst SHRUNK. Een vergelijking van deze truien ziet er als volgt uit:

.

.

Het oordeel was dat geen sprake is van inbreuk. De voornaamste reden daarvoor is dat het meest dominante element van het merk SCOTCH SHRUNK toch SCOTCH is en juist dat deel komt op de trui van My Brand niet voor. Indien Scotch & Soda SHRUNK zonder SCOTCH ervoor als merk had geregistreerd (dat heeft zij later wel gedaan, maar dat mocht in deze procedure niet baten), was wellicht wel sprake geweest van merkinbreuk.

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen indien u inbreuk maakt op het merk van een ander of een ander inbreuk op uw merk maakt? Indien een rechter van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk, is het voornaamste gevolg dat de “inbreukmaker” wordt verboden de inbreukmakende (in dit geval) kledingstukken verder te verhandelen, versterkt met boeteclausules indien niet aan dit verbod wordt voldaan. Merkrechten geven de houder ervan daarnaast nog meer en verdergaande bevoegdheden, zoals het vorderen van schadevergoeding, recall en rectificatie met betrekking tot de inbreuk. Daarnaast is het mogelijk om in geval van inbreuk op een merkrecht (of een ander intellectueel eigendomsrecht) de daadwerkelijk gemaakte proceskosten vergoed te krijgen. Vergist u zich niet, het gaat dan om een vergoeding van alle kosten die de winnende partij heeft gemaakt (inclusief advocaatkosten) om de inbreuk te kunnen aanpakken. Voor uw idee: in de CHIEF zaak heeft H&M een ‘kleine’ € 37.000 moeten betalen aan Jeans Center voor de vergoeding van de advocaatkosten die Jeans Center voor deze procedure heeft moeten maken.

Conclusie

Mijn advies aan alle modeontwerpers en bedrijven die actief zijn in de mode: check bij een nieuw ontwerp altijd eerst of bepaalde woorden niet ‘toevallig’ als merk zijn geregistreerd en win daarbij vooral professioneel advies in. Een merkonderzoek is snel gedaan en de kosten zijn te overzien. Andersom: indien bij een nieuw ontwerp bepaalde woorden als merk worden geprofileerd en (bewust) een merk wordt gecreëerd: registreer uw merk tijdig zodat bij een eventuele inbreuk voldoende middelen zijn om tegen inbreuk op te kunnen treden. De gevolgen van een rechtszaak kunnen in merkenland vergaand zijn en voorkomen is beter dan genezen!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.