Zelfbenoemd licentienemer treedt op tegen merkinbreuk: veroordeling in proceskosten is het gevolg

Het Gerechtshof in Den Haag wees vorige week arrest in een geschil over merken die op naam stonden van Borr€ls B.V. Drie partijen waren een samenwerking aangegaan en hadden in het kader daarvan de besloten vennootschap Borr€ls B.V. opgericht om netwerkborrels te organiseren. Op naam van de B.V. zijn de merken 070Borrel, BRRLS, 020BORREL en 010BORREL geregistreerd. Al snel liep de samenwerking spaak, maar dat weerhield (twee van de drie) partijen er niet van toch netwerkborrels te organiseren en de merknamen te gebruiken voor de promotie hiervan. En daar is één partij het niet mee eens!

Mag licentienemer op grond van een merklicentie optreden tegen inbreukmakers?

In het hoger beroep in deze zaak draait het nog om twee zaken. Allereerst is er discussie over een mogelijke licentie. Eiser is van mening dat Gedaagde de “Borrel”-merken helemaal niet mocht gebruiken omdat Eiser een licentieovereenkomst voor het gebruik van de merken met Borr€ls B.V. was overeengekomen. Eiser vindt dat Gedaagde inbreuk op die licentieovereenkomst maakt. Het hof oordeelt dat helemaal geen sprake is van een licentieovereenkomst, omdat door Eiser onvoldoende duidelijk is gemaakt dat die er daadwerkelijk zou zijn. Maar zelfs al wás er een licentieovereenkomst, dan nog betekent dat niet dat licentienemer zonder meer kan optreden tegen zogenaamde inbreukmakers.

Op grond van artikel 2.32 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom heeft de licentienemer volgens de wet alleen het recht, om onder bepaalde voorwaarden, een vordering tot schadevergoeding of winstafdracht in te stellen. De licentienemer is in beginsel niet bevoegd om een verbodsactie in te stellen tegen een inbreukmaker. Dit is alleen mogelijk als daar in de licentieovereenkomst expliciet afspraken over worden gemaakt door de licentiegever en de licentienemer.

Proceskostenveroordeling in ie-zaken

Vervolgens gaat het in dit hoger beroep nog over de proceskosten die Eiser in eerste aanleg heeft moeten voldoen aan Gedaagde, omdat Eiser in het ongelijk was gesteld. De rechtbank had immers al gesteld dat geen sprake was van merkinbreuk door Gedaagde enkel en alleen al omdat Eiser geen rechthebbende was.

Omdat de zaak gaat over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is een beroep gedaan op artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op basis van dit artikel is het mogelijk om de volledig gemaakte proceskosten van de andere partij te eisen, als het gaat om een zaak waarin intellectuele eigendomsrechten worden gehandhaafd. De rechtbank had in eerste aanleg geoordeeld dat Eiser de gevorderde proceskosten van Gedaagde (ruim EUR 35.000,-) moest voldoen. Eiser had zich in eerste aanleg namelijk niet verzet tegen de proceskosten, of de hoogte daarvan. Uit vaste rechtspraak volgt dat wanneer een partij zich niet verzet tegen de proceskosten of de hoogte daarvan, de rechter die zal toewijzen. De rechter zal dus niet op eigen initiatief de proceskosten matigen.

In het hoger beroep heeft Eiser wel verweer gevoerd tegen de hoogte van de proceskosten. Het hof gaat uit van de indicatietarieven voor een eenvoudige bodemzaak (EUR 8.000,-) en brengt daar nog enkele correcties op aan. Uiteindelijk betekent dit dat Eiser ‘slechts’ EUR 2.758,- hoeft te betalen aan Gedaagde. Een groot verschil met de ruim EUR 35.000,- die in eerste aanleg was toegewezen. Wel belangrijk is dat ondanks dat niet is vast komen te staan dat Eiser rechthebbende op de merken was - en dus eigenlijk helemaal geen belang bij de procedure had - dit wel voor rekening van de Eiser komt en blijft.

Conclusie

Uit dit arrest kunnen we twee belangrijke punten leren. Ten eerste: gaat u een licentieovereenkomst aan, dan is het altijd belangrijk om te bepalen of de licentienemer wel of geen eigen bevoegdheid krijgt een verbod in te stellen tegen inbreukmakers. Wees u ervan bewust dat op grond van de wet het uitgangspunt is dat het niet mogelijk is voor de licentienemer om een verbod in te stellen. Ten tweede: in ie-zaken kunnen de volledige proceskosten worden gevorderd. Dat kan in uw voordeel zijn, als u in het gelijk wordt gesteld, maar ook het spiegelbeeld is natuurlijk mogelijk. Goed om te weten is dat, ook als blijkt dat u toch geen rechthebbende bent en daarmee geen belang bij de zaak heeft, een veroordeling in de proceskosten wel mogelijk is.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, of kunnen wij u adviseren over merklicenties, neemt u dan contact met ons op!

Pascale Kos, advocaat Intellectueel Eigendom

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.